在向知识产权总局(DJKI)注册商标时,许多企业主认为,在不同商品/服务类别申请商标会自动使申请免于被拒。从逻辑上讲,如果商标名称相同但在不同领域经营(例如服装品牌与餐厅品牌),两者不会相互干扰。

然而,在实践中,即使在不同的类别申请,商标注册仍然可能被拒。

为什么会发生这种情况?其法律依据是什么,如何预防以使您的商标申请不会以被拒告终?

法律依据:不同类别商标被拒的原因

印度尼西亚的商标注册制度遵循先申请原则(谁先注册,谁就有权)。一般来说,商标分类根据尼斯分类体系进行规范,将商品和服务分为第1类至第45类。

尽管分类的基本原则将保护限制在注册的类别内,但2016年第20号关于商标和地理标志的法律第21条规定了一个重要例外,使得不同类别的申请仍可能被拒:

1. 驰名商标保护

根据2016年第20号法律第21条第(1)款b项,如果商标注册申请与属于他人的驰名商标在主体或整体上具有相似性,用于不同类型(不同类别)的商品和/或服务,只要满足特定要求,该申请将被拒绝。

根据2016年第20号法律第21条第(1)款b项的解释:
对于非类似商品/服务的拒绝,如果该申请可能导致与属于他人的驰名商标产生关联,或有可能损害该驰名商标持有人的利益,则予以拒绝。

2. 根据2016年第67号法律与人权部长条例的驰名商标标准

为确定某一商标是否属于“驰名”从而跨越商品/服务类别的界限,DJKI参照2016年第67号法律与人权部长条例第18条,该条评估以下方面:

  • 相关业务领域公众对该商标的知晓或认知程度。
  • 该商标的销售量、市场覆盖范围以及推广投资价值。
  • 该商标在多个国家的注册情况。
  • 该商标所具有的显著性和声誉程度。

不同类别商标被拒案例示例

为提供更清晰的画面,以下是不同类别申请将面临DJKI商标审查员拒绝的几种情形:

  • 全球/本地驰名商标情形:
    如果有人为时尚产品(第25类)申请“Coca-Cola”或“Indomie”商标名称,该申请极有可能被DJKI拒绝。尽管“Coca-Cola”注册在第32类(饮料),“Indomie”注册在第30类(食品),但这些商标的高声誉受到跨类别保护,以防止恶意行为和消费者误导。
  • 密切关联的商品/服务:
    商标审查员还评估产品的关联程度。为软件/应用程序产品(第9类)和软件开发服务(第42类)申请相同名称的申请,在消费者眼中仍被视为具有非常强的逻辑关联。

强行使用相似商标潜伏的风险

强行注册或使用与驰名商标相似的名称,即使在不同类别,也会带来若干行政和法律风险:

  1. DJKI的拒绝建议函: 申请将收到商标审查员发出的审查意见,形式为拒绝建议函。
  2. 原商标所有人的潜在异议: 注册商标所有人有权在官方商标公告期内提出异议。
  3. 向商事法院提起商标撤销诉讼: 即使因审查疏忽而通过并颁发证书,驰名商标所有人仍可向商事法院提起撤销商标注册的诉讼。

使您的商标免于被拒的预防措施

为使您的商业商标申请顺利进行而不被拒绝,请采取以下预防措施:

  1. 进行深度商标检索分析(深度品牌检索): 不要只检查目标类别中的名称。还要通过知识产权数据库(PDKI)检查该名称是否已注册为驰名商标,或与其他类别中的大品牌具有语音相似性。
  2. 创造具有高显著性的名称: 使用独特且不模仿或攀附现有名称声誉的臆造词/生造词。
  3. 从一开始就通过正当程序注册商标: 确保您的商业标识合法性与NIB(商业识别号)等基本许可的办理以及通过PT设立或个体PT设立建立法人实体同步得到保护。

关于不同类别商标注册的常见问题

如果两个完全相同的商标都不是驰名商标且在不同类别,能否共存?
可以。如果两个商标都注册在真正不同(非类似)的商品/服务上,且没有任何一个属于驰名商标,则跨类别保护条款不适用,因此两者可以分别在各自类别中注册。

如果我们的商标申请收到DJKI的拒绝建议函,该怎么办?
您有机会在收到拒绝建议函之日起30个工作日内向DJKI提交书面异议/答复,并附上强有力的法律论据。

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办理商标注册需要仔细的法律检索分析,以避免DJKI拒绝和未来的潜在纠纷。Awan Kusuma Legalitas团队在协助企业主进行全面商标检索、确定正确的商品/服务类别分类以及安全透明地办理知识产权注册方面经验丰富。

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